浅谈我国对注册商标专用权滥用行为的司法规制

发布时间:2020-07-07

来源:钲霖知识产权

长期以来,我国存在大量商标恶意抢注行为,其不以使用为目的,抢注实际从事生产经营行为的市场主体没有及时注册的商标,之后通过威胁、投诉、诉讼等方式滋扰实际权利人,进而胁迫实际权利人以高价购买被抢注商标以达到牟取不法利益的目的。这种基于商标恶意抢注的商标权滥用行为严重扰乱了公平竞争的市场秩序,同时也浪费了大量司法和行政资源。

本文结合近年来我国司法实践中对商标恶意抢注行为进行审判的案例,总结我国司法机关对这一行为进行司法规制的情况,以期为相关经营者维护自身合法权益提供一定程度的参考。

 

一.相关案例

在以往的司法实践中,对基于恶意抢注的商标专用权滥用行为,我国法院进行审判的结果并不完全相同,这当然有个案案情不同的原因,但更多的是体现了我国司法机关对于恶意抢注行为进行规制的决心和力度逐步增强的趋势。笔者将近年来较受关注的相关案例根据其判决结果不同整理为如下三类。

1.七色花案、优衣库案

在这两个案件中,法院都支持了作为被告的在先权利人侵犯具有恶意抢注性质的原告的商标专用权,并且都判令被告立即停止使用诉争标识。而另一方面,对于原告的赔偿请求,法院都采取了否定的态度,或者不支持其赔偿请求,或者仅部分支持赔偿请求,但判令的赔偿额与原告请求的赔偿额存在巨大的差距。

七色花案(2012-2015)

案件经过:被告七色花公司原名广州啊呀呀尚韩投资顾问有限公司,成立于1999年,注册有“7magic”商标,同时也在其商品上使用“七色花”标识。2010年12月更名七色花公司,主营女性饰品。截至2012年诉讼开始时,在全国拥有了上千家连锁加盟店。原告广州哎呀呀公司于2010年从案外人华茂公司处取得“七色花及图”注册商标三年独占使用许可(1996年、1997年取得注册,但截至其起诉时止华茂公司及哎呀呀公司均未在相关类别上使用过该商标),并于2012年以七色花公司在商品上使用“七色花”标识构成商标侵权,在企业字号中使用“七色花”文字构成不正当竞争为由,向福建高院提起诉讼。案件经过福建高院一审,最终由最高院进行二审并作出终审判决。

审理结果:①原告对商标无商业使用意图,其起诉属于滥用商标权行为,违背了诚实信用原则和权利不得滥用原则,不支持其1亿元的巨额赔偿请求。②被告使用“七色花”作为企业名称无攀附意图,不构成不正当竞争。③被告使用“七色花”标识的部分行为构成对原告注册商标专用权的侵犯,赔偿原告损失和合理支出120万元。

优衣库案(2014-2015)

案件经过:原告广州指南针公司及中唯公司专门从事商标注册并转让,曾注册过2600余件商标,2014年开始以优衣库公司及关联公司侵犯其“UL”注册商标为由在全国各地提起诉讼共计42件。

审理结果:42件诉讼的判决结果各异,其中最具代表性的上海高原的判决结果如下:①被告对诉争商标的使用构成侵权,应停止侵害。②由于原告对诉争商标未实际使用,侵权行为并未产生实际损失,因而不支持其损害赔偿请求。③原告提起诉讼具有非正当性,且批量诉讼的支出并非合理费用,因此其诉讼费用自行承担。

2.赛克思案、歌力思案

在这两个案件中,法院都从违反诚实信用原则以及权力滥用的角度直接判定作为被告的在先权利人不构成侵权,也从根本上否定了恶意抢注人的损害赔偿请求。

赛克思案(2011-2015)

案件经过:赛克思公司成立于1997年,主营液压设备,2000年注册域名“saikesi.com”,2007年取得“sks”注册商标专用权。其关联公司即本案被告广天赛克思公司于2007年注册了“赛克思.cn”域名,2009年从赛克思公司受让“sks”注册商标专用权。 原告邵文军于2009年获得“赛克思saikesi”注册商标专用权,并于2011年起诉广天赛克思公司,诉称后者使用与其注册的涉案商标相同的文字作为企业字号,并在与涉案商标核定使用商品相同的商标上突出使用,构成侵害商标权。

审理结果:①对于与诉争商标相同标识,赛克思公司拥有合法的在先字号权和域名权,对其使用的行为没有攀附诉争商标的恶意,且不会导致相关公众的混淆和误认,因此具有正当性。②原告利用职务上的便利或业务上的优势恶意注册商标,损害他人在先权利,为自己谋取不正当利益,属于违反诚实信用原则的行为,不应受法律的保护。③原告以非善意方式取得商标权专用权,以此对广天赛克思公司的正当使用行为提起侵权之诉,属于注册商标专用权的滥用,其诉讼请求不应得到支持,诉讼费用由原告负担。

歌力思案(2012-2014)

案件经过:被告歌力思公司从事服装生产销售业务,拥有“歌力思”商标(第25类服装等,注册日1999年);原告王碎永于2011年在18类(钱包、手提包等)上获得“歌力思”商标的注册,并于2012年以歌力思公司在女士手提包上使用“歌力思”标识的行为侵害其商标权为由提起诉讼。本案经一审、二审,最终由最高院再审,作出终审判决。

审理结果:1.被告基于其字号以及25类注册商标对“歌力思”这一商业标识拥有在先权利基础,使用方式和行为具有正当性,不会导致消费者对商品来源的混淆,不构成对诉争商标专用权的侵犯。2.原告以非善意方式取得商标专用权,构成权利滥用,相关诉讼请求不能得到法律支持。

3.确美同案(2017-2018)

在本案中,恶意抢注人在获准注册以后,没有到法院起诉,而是采取行政投诉等方式,滋扰在先权利人以及相关商家的经营行为,因而在之后的诉讼中作为被告被判定构成不正当竞争行为,需赔偿原告的经济损失。

案件经过:被告李某于2016年将拜耳集团旗下“确美同”防晒产品的装潢中的图形注册为商标,其后利用其商标专用权权对在淘宝平台销售的“确美同”涉案产品发动大规模、持续性投诉,并向被投诉的“确美同”产品分销商提供付费撤诉服务,使相关商家蒙受巨大损失。对此原告拜耳集团向法院提起不正当竞争诉讼以及确认不侵权诉讼,请求被告停止侵权行为并赔偿损失及合理费用250万元。2018年3月,余杭法院对此做出了一审判决。

审理结果:①被告有接触原告产品的可能性,构成对原告著作权的侵犯。②被告的恶意抢注、恶意投诉、恶意售卖以及有偿撤诉行为违反诚实信用原则,属于《不正当竞争法》第二条规定的不正当竞争行为。③判令被告停止不正当竞争行为并赔偿原告经济损失70万元。

二.判决分析

从以上案例的判决结果可以看出,在此类案件中多数都没有支持恶意诉讼人的损害赔偿请求,但从判定实际权利人是否侵权的角度可以看出司法机关对于恶意维权者的态度的不同。在2015年审结的七色花案及优衣库案中,法院判定作为被告的在先使用人构成侵权并停止使用诉争标识,并且在七色花案中部分支持了原告的赔偿请求,可以看出司法机关的意图是在不破坏注册商标专用权制度的稳定性的前提下需找一种符合法律正义的结果,可以说是一种比较温和的中间道路。

与之相比,2015年晚些时候审结的赛克思案以及2017年被最高院列为商标指导案例的歌力思案,以更坚决地态度对恶意维权人说不,判定在先使用人对诉争标识拥有合法的在先权利且使用方式具有正当性从而不构成侵权,作为原告的抢注者以非善意取得的商标权对实际权利人的正当使用行为提起的侵权之诉违背诚实信用原则,构成权利滥用,与此有关的诉讼请求不应得到法律的支持。

而更进一步,余杭法院在审理确美同案时,认定具备“恶意注册”、“恶意投诉”、“恶意售卖”、“商标囤积”等行为要件的商标恶意抢注人可以纳入《不正当竞争法》的管理范围,在无其他具体适用法条的情况下,单独适用第二条关于诚实信用原则的原则性规定,予以规制。本案在实务中拓宽了处理此类案件的思路,为实际权利人提供了更多的司法救济可能性。

三、结语

从以上案例可以看出,对恶意商标注册行为以及以此为基础的商标专用权滥用行为,  我国司法机关对其规制的态度日趋坚决。歌力思案创造性的将诚实信用原则应用到商标领域,为今后司法机关审理同类型案例起到了非常重要的指导性作用。而确美同案是权利人利用《反不正当竞争法》打击职业商标抢注人并获得赔偿的首个成功案例,为今后有类似境遇的其他企业在保护自身合法权益,打击恶意抢注、恶意投诉行为时提供了突破性的解决方案。

 

 

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